ccTLD México

casadellibro.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Casa del Libro, S.A. de C.V., c. Verónica de la Mora Vela

Caso No. DMX2009-0009

 

1. Las Partes

El Promovente es Casa del Libro, S.A. de C.V., domiciliada en México, Distrito Federal, México.

La Titular es Verónica de la Mora Vela domiciliada en Orizaba, Veracruz, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <casadellibro.com.mx>.

El Registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de julio de 2009. El 6 de julio de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de julio de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos completos del contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente el 13 de julio de 2009 suministrando los datos completos de contacto del Titular develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 15 de julio de 2009. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de julio de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de agosto de 2009. El Titular presento su escrito de Contestación ante el Centro el 3 de agosto de 2009.

El 18 de agosto de 2009: por correo electrónico el Centro recibió del Promovente un escrito de manifestaciones a la contestación presentada por la Titular; (ii) la Titular y el Promovente enviaron al Centro e intercambiaron correos electrónicos respecto a la posibilidad y admisibilidad de escritos adicionales no solicitados, y (iii) la Titular envió un correo electrónico al Centro adjuntando dos documentos como pruebas. El 20 de agosto de 2009 por correo electrónico el Centro recibió de la Titular un escrito de aclaraciones al escrito de manifestaciones a la contestación que había presentado el Promovente.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de agosto de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad mexicana, constituida en 1972, que se dedica a la venta de libros.

4.2 El Promovente es titular de las marcas mixtas (i) CL Y DISEÑO (y diseño), la cual tiene registrada en México bajo el N° 443198 en clase 42 y con solicitud de fecha 24 de septiembre de 1991, y (ii) CL (y diseño) bajo el N° 443199 en clase 16 y con solicitud de fecha 26 de agosto de 1991; ambas con fecha de registro 30 de septiembre de 1993 y habiendo sido renovados los registros en 2001.

4.3 Entre diciembre de 2001 y enero de 2003 el Promovente realizó periódicamente pagos al Titular por diversos conceptos.

4.4 En noviembre de 2002 el Promovente pagó directamente al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el mantenimiento anual de 3 nombres de dominio: del nombre de dominio en disputa, de <casalibro.com.mx> y de <casadelibro.com.mx>.

4.5 El nombre de dominio en disputa fue creado el 4 de enero de 2005.

4.6 El Promovente es titular de los nombres de dominio <casalibro.com.mx> y <casadelibro.com.mx> ambos creados el 2 de febrero de 2005.

4.7 En 2006 el Promovente inició ante el Registrador un procedimiento de disputa por titularidad del nombre de dominio en disputa, y el 8 de septiembre de 2006 el Registrador determinó no resolver sobre dicho procedimiento.

4.8 El 2 de marzo de 2007 el Promovente presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el “IMPI”) dos solicitudes de registro de marca nominativa para CASA DEL LIBRO, expediente 839971 en la clase 16 y expediente 839972 en la clase 35. El 16 de abril de 2007 el IMPI emitió oficios de cita de anterioridad: (i) en el expediente 839971 citando las marcas 579810 y 588274 CASA DEL LIBRO, y (ii) en el expediente 839972 citando la marca 588274 CASA DEL LIBRO.

4.9 La empresa Espasa Calpe, S.A., de España, aparece como titular de los registros de marca mexicanos antes referidos Nos. 579810 y 588274 amparando ambos la marca mixta CASA DEL LIBRO (y diseño) en las clases 41 y 39 respectivamente.

4.10 El nombre de dominio en disputa automáticamente redirecciona al sitio <mercadolibros.com.mx>, en donde la Titular opera un portal enfocado a la compra y venta de libros usados entre sus visitantes, y en donde también se ofrecen a anunciantes espacios publicitarios (también conocidos como banners).

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones relevantes del Promovente en su Solicitud se pueden resumir como sigue:

A.1 El nombre de dominio en disputa resulta idéntico tanto a la denominación social del Promovente como a sus marcas registradas CASA DEL LIBRO y diseño, registros mexicanos Nos. 443198 y 443199, toda vez que la parte nominativa de las mismas corresponde precisamente a la marca CASA DEL LIBRO propiedad del Promovente, y que de hecho es la denominación con la que el Promovente mismo y sus servicios han sido conocidos en México desde por lo menos el año 1972.

A.2 La comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse atendiendo a los aspectos nominativos de la marca, ya que atendiendo a la naturaleza de los nombres de dominio es imposible hacer una comparación.

A.3 La decisión en Endeavors Technology, Inc. v. Dick In Jar, Caso OMPI No. D2001-0770, resulta aplicable a la presente disputa.

A.4 El Promovente posee derechos sobre el dominio en disputa por ser el titular de dos registros marcarios y, además, porque corresponde a su denominación social, la cual era perfectamente conocida por la Titular.

A.5 La Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que no es titular de registro alguno de marca o nombre comercial para la denominación CASA DEL LIBRO (adjunta el resultado de la búsqueda por titular realizada el 1 de julio de 2009 en la base de datos del IMPI). La Titular tampoco es titular de alguna reserva de derechos para dicha denominación ni es conocida en el ámbito de comercializadoras de libros como tal.

A.6 Contrató a la Titular el 4 de enero de 2005 a efecto de que ésta registrase el nombre de dominio en disputa y desarrollase una página de Internet que permitiese al Promovente la venta de libros a través del mismo, habiéndole cubierto sus honorarios según comprobantes que acompaña (Anexo 7). La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa que el Promovente le pagó por registrar y ahora pretende afectar sus actividades comerciales a través de una página de Internet denominada MERCADO LIBROS, que se vincula con el nombre de dominio en disputa.

A.7 La Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que la documentación ofrecida como prueba demuestra que fue el Promovente quien en todo caso le pagó para que registrara dicho nombre de dominio a nombre del Promovente, lo que no hizo así la Titular, quien se apropió del nombre de dominio en disputa, por lo que no hay forma alguna en que pueda argumentar que lo registró para usarlo lealmente, siendo que por el contrario, la Titular tenía pleno conocimiento de la denominación social, nombre comercial y marcas del Promovente.

A.8 La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa en el año 2006, por lo que en agosto de 2006 el Promovente inició una disputa ante el Registrador, sin que dicha disputa prosperase.

A.9 El dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe (i) ya que el Promovente fue quien pagó a la Titular para que registrara a nombre del Promovente el nombre de dominio en disputa, por lo que es evidente que existía una relación de prestación de servicios profesionales de parte de la Titular a favor del Promovente, por lo que no hay manera en que la Titular pudiera alegar que no conoce o que no conocía al Promovente o a su marca registrada CASA DEL LIBRO cuando registró el nombre de dominio en disputa.

A.10 La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa con el objeto de impedir que el Promovente refleje en el mismo su marca, y también con la intención de afectar la actividad comercial del Promovente, así como con el objeto de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet, confundiéndolos, haciéndoles creer que el Promovente es quien en alguna forma opera, patrocina o se relaciona con el sitio web ubicado bajo el nombre de dominio en disputa, para ofrecerles servicios publicitarios a través de banners que son cobrados por la Titular.

Las alegaciones relevantes del Promovente en su escrito suplementario (véase infra Sección 6 A.1) se pueden resumir como sigue:

A.11 Resulta falso que la apoderada del Promovente no tuviera poder para otorgar un poder para actuar en representación del Promovente “siendo que a fojas 5, 6 y 7 de dicho documento queda en claro que la señora AMPARO VEGA ARENAL tiene en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a su favor CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., por lo que el poder exhibido por el suscrito es a todas luces válido”.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

Las alegaciones relevantes de la Titular en su Contestación se pueden resumir como sigue:

B.1 El Promovente no es propietario de la denominación y marca CASA DEL LIBRO. No obstante que el Promovente afirma textualmente tener el registro de la marca CASA DEL LIBRO Y DISEÑO, los documentos enviados por el Promovente muestran que con número de registro 443199 es titular de la denominación CL marca mixta, que contiene un diseño, y con número de registro 443198 es titular de la denominación CL Y DISEÑO marca mixta, que contiene un diseño.

B.2 El Promovente tiene pleno conocimiento de que la marca CASA DEL LIBRO no es lo mismo que CL y CL Y DISEÑO, toda vez que el 2 de marzo de 2007 presentó solicitudes ante el IMPI con números de expediente 839971 y 839972 para registrar la marca CASA DEL LIBRO (acompañó como Anexo 3), la cual no le ha sido otorgada hasta la fecha.

B.3 El registro 579810 del IMPI, con fecha de concesión 29 de junio de 1998 indica con toda precisión que la denominación y marca CASA DEL LIBRO están registrados a nombre de Espasa Calpe, S.A. De la misma forma con el registro 588274 para la clase 39, se muestra con claridad que Espasa Calpe, S.A. es el titular de la denominación y marca CASA DEL LIBRO.

B.4 El Promovente declara falsamente que contrató y entregó dinero para que la Titular realizara el pago de renovación del nombre de dominio en disputa. Un acuerdo existente de actividades con el Promovente llevó al registro del nombre de dominio en disputa en 2001, siendo este dominio registrado a nombre del Promovente. Dicho registro dejó como registrante y contacto administrativo al Sr. Félix Cruz Gamboa. Al término de relaciones en febrero de 2003, el Promovente renovó el registro del dominio en 2003, pero no presentó la renovación en 2004. Transcurrido el plazo para pago de renovación el nombre de dominio no quedó inmediatamente disponible para su registro, transcurrieron algunas semanas antes de quedar disponible, durante todo ese lapso de tiempo, el Promovente no tuvo interés alguno en realizar la renovación quedando finalmente disponible el nombre de dominio en disputa.

B.5 El Promovente tuvo el nombre de dominio en disputa y otros dominios (<casadelibro.com.mx> y <casalibro.com.mx>) desde Octubre de 2001, sin embargo en octubre de 2004 dejó de pagar dichos dominios, y cumplidos los plazos que NIC México determina antes de liberar un dominio previamente registrado, la Titular registró el nombre de dominio en disputa el día 4 de enero de 2005.

B.6 La relación entre la Titular y el Promovente terminó en febrero de 2003. Después de febrero de 2003 el Promovente no tuvo ninguna relación o contacto con la Titular, quien niega haber recibido o haber sido contratada por el Promovente para ninguna actividad o para la renovación del nombre de dominio en disputa con posterioridad a esa fecha, por lo que para enero de 2005 ya no existía contacto o relación entre ambos.

B.7 Las pruebas aportadas por el Promovente no corresponden o fundamentan sus afirmaciones: pólizas internas de pagos en las que ninguna corresponde a un pago del registro de nombre de dominio a nombre de la Titular o entregado a ella. Cotizaciones y facturas que tampoco demuestran que le haya entregado dinero o dado pago alguno por la renovación de nombre de dominio después de haber concluido toda relación. De sus pruebas, el pago con la última fecha es del 30 de enero de 2003, donde le fueron facturadas licencias de un software adquirido en línea. El único documento que presenta donde se muestra un pago de renovación de registro corresponde a un pago de mantenimiento de octubre de 2002 a octubre de 2003, dicho pago fue realizado con cheque nominativo al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución acreditada para el pago de dominios en México.

B.8 Espasa Calpe S.A. conforme a información pública, declara ser la dueña del dominio <casadellibro.com> desde 1996 y existir con la denominación Casa del Libro desde 1923 en España.

B.9 El nombre de dominio en disputa no es usado con el fin de vender, alquilar o ceder su registro a otra persona o grupo, tampoco vulnera la marca o servicios del Promovente porque el dominio no es utilizado ni contiene referencia o mención alguna que lleve al visitante a creer o deducir que está en un sitio con relación alguna con el Promovente.

B.10 El nombre de dominio en disputa no fue registrado a fin de impedir que el Promovente refleje su marca ya que sus marcas legalmente registradas son CL y CL Y DISEÑO. El sitio al cual el visitante arriba después de ingresar al nombre de dominio en disputa es <mercadolibros.com.mx> el cual no contiene ninguna referencia a la marca CL; y en cuanto al diseño – logotipo – registrado no es usado en forma alguna ni existe ninguna semejanza o parecido en imagen o gráfico alguno en el sitio <mercadolibros.com.mx> que pudiera confundir al visitante.

B.11 El sitio <mercadolibros.com.mx> tiene como objetivo promover la compra-venta de libros usados entre sus visitantes, no se promueve u ofrece la venta de libros de forma directa. El Promovente no ha demostrado que sus intereses o actividades sean afectados en forma alguna ni comercial ni de presencia, toda vez que el sitio <mercadolibros.com.mx> no hace uso de su marca CL ni tiene actividades o características similares a la actividad comercial del Promovente ya que éste se dedica a la venta de libros en sus librerías y el sitio <mercadolibros.com.mx> no tiene dichas actividades.

B.12 De la documentación enviada por el Promovente en sus anexos, se puede apreciar que si bien el representante envía documento que le permite actuar en representación del Promovente, quien firma el documento (Sra. Amparo Vega Arenal) a nombre del Promovente no figura como persona con facultades para otorgar poder en el acta constitutiva de la empresa, documento que también anexa el demandante como prueba.

Las alegaciones relevantes de la Titular en su escrito suplementario (véase infra Sección 6 A.1) se pueden resumir como sigue:

B.13 El Promovente expresa “en su escrito de manifestaciones a la contestación que la Sra. Amparo Vega Arenal en su calidad de miembro del consejo de administración tiene facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas, indicando que se revisen las fojas 5, 6 y 7. En la foja 15 la Sra. Amparo Vega Arenal figura como tesorero del consejo pero en esa foja se definen las facultades del presidente ejecutivo y en la foja 16 del gerente, estos puestos son quienes tienen las facultades mencionadas y en ese documento no se menciona a la Sra. Amparo Vega Arenal en esos puestos”.

La Titular solicita se rechace la Solicitud del Promovente.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestiones preliminares

A.1 Escritos suplementarios no solicitados

La Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional no contemplan la presentación por las partes de escritos suplementarios no solicitados. De acuerdo al artículo 14 del Reglamento, y a lo expuesto en diversas decisiones1, es facultativo para este Experto permitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados.

El Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado el 18 de agosto del 2009, en tanto la Titular hizo lo mismo el 20 de agosto del 2009.

En general dichos escritos suplementarios no solicitados resultan repetitivos de lo ya manifestado por las partes en sus respectivos escritos de Solicitud y Contestación, con pocos elementos nuevos que seguramente podrían haberse hecho valer desde el principio. En el presente caso este Experto ha resuelto admitir los escritos suplementarios de ambas partes por lo que se refiere únicamente a la cuestión de falta de personalidad de quien promueve a nombre del Promovente, ya que los mismos no retrasan el presente procedimiento, al tiempo que se respeta el trato igualitario debido a las partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el artículo 12 del Reglamento.

A.2 Personalidad del Promovente

Quien actúa en nombre del Promovente sua sponte acompañó a la Solicitud una carta poder otorgada, inter alia, a su favor y que suscribió Amparo Vega Arenal en nombre del Promovente, ante lo cual la Titular argumentó en su Contestación que Amparo Vega Arenal carecía de facultades para actuar en nombre del Promovente y, por tanto, para suscribir dicha carta poder conforme a los documentos adjuntos a la Solicitud, a lo que quien actúa en nombre del Promovente dio respuesta en su escrito suplementario no solicitado.

De acuerdo a lo establecido en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional no se requiere que quien actúa en nombre de las partes acredite que cuenta con facultades para ello. Sin embargo, este Experto no puede soslayar la objeción hecha valer por la Titular, por inusual que sea dicha circunstancia en este tipo de procedimientos2.

Este Experto considera que los Grupos de Expertos generalmente reconocen la personalidad de quienes actúan en nombre de las partes, de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, basándose en una presunción juris tantum de que el representante cuenta con la autorización de su representado. Sin embargo, precisamente por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario es que quienes actúan en nombre de las partes deben efectivamente contar con dicha representación de forma válida, y estar listos para acreditarlo en el momento que se requiera3.

Ante la objeción hecha valer por la Titular, este Experto podría haber emitido una orden de procedimiento solicitando al Promovente que acreditase que en efecto Amparo Vega Arenal tenía facultades para actuar en su nombre y suscribir la carta poder antes referida. Sin embargo, en este caso no fue necesario emitir dicha orden de procedimiento dado que en el escrito suplementario no solicitado presentado al Centro el 18 de agosto de 2009, quien promueve en nombre del Promovente de forma específica dio respuesta a dicha objeción manifestando “resulta del todo falso que la apoderada de mi mandante no tuviera poder para otorgar un poder a nombre del suscrito, para actuar en representación de CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., siendo que a fojas 5, 6 y 7 de dicho documento queda en claro que la señora AMPARO VEGA ARENAL tiene en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a su favor CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., por lo que el poder exhibido por el suscrito es a todas luces válido”.

Ahora bien, la escritura constitutiva del Promovente (Anexo 4 de la Solicitud) no contiene poder alguno otorgado a Amparo Vega Arenal para representar y actuar en nombre del Promovente, como tampoco para otorgar poderes en nombre del Promovente. Quien promueve en nombre del Promovente afirma que la señora Amparo Vega Arenal tiene, en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó. Las páginas 5, 6 y 7 de la escritura constitutiva del Promovente se refieren a las facultades y poderes del Consejo de Administración, como órgano colegiado, y en ningún lado de dicha escritura se establece que sus miembros en lo individual gozarán de esas mismas facultades y poderes, como erróneamente argumenta quien promueve en nombre del Promovente. Por otra parte, las páginas 15, 16 y 17 de dicha escritura contienen el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración (entre los que figura Amparo Vega Arenal como tesorera), el nombramiento de otras personas y el otorgamiento expreso de poderes (i) a favor del presidente ejecutivo del propio Consejo de Administración, (ii) a favor de otra persona que también es miembro del mismo Consejo pero a quien se le otorgan en su calidad de también gerente general de la sociedad, y (iii) a favor de otras personas entre las que no figura Amparo Vega Arenal.

Resulta de explorado derecho que el Consejo de Administración de una sociedad anónima mexicana es un órgano colegiado, y que los poderes y facultades del Consejo de Administración corresponden a dicho órgano como tal y no a sus miembros en lo individual4, salvo que expresamente se les confieran esas facultades a sus miembros en lo individual, lo que no acontece en este caso en tratándose de Amparo Vega Arenal.

De las constancias que obran en el expediente no se desprende en ningún caso que Amparo Vega Arenal tenga poderes para actuar en nombre del Promovente, sea en su calidad de miembro del Consejo de Administración o de otra manera, y por tanto, de facultades para otorgar la representación del Promovente a favor de quien promueve en nombre del Promovente en este procedimiento. Si Amparo Vega Arenal tuviese poderes para actuar en nombre del Promovente en virtud de documento diverso a la escritura constitutiva del Promovente, el Promovente así lo podría haber acreditado en su escrito suplementario no solicitado5.

Resulta que la Titular en su Contestación objetó la personalidad del Promovente, sin que quien actúa en nombre del Promovente haya logrado refutarla exitosamente visto lo manifestado en su escrito suplementario no solicitado.

Dado lo anterior, este Experto no puede entrar al análisis del fondo de la controversia. De hacerlo, podría resultar en un perjuicio al Promovente, en caso de que la resolución le fuese adversa, al haber comparecido a este procedimiento mediante persona no facultada para ello, como también podría resultar en un perjuicio a la Titular, en caso de que la resolución le fuese adversa, al hacer caso omiso de la objeción que oportunamente hizo valer. Lo antes dicho, sin afectar adversamente los derechos que correspondan al Promovente y que pueda hacer valer en diversa ocasión si así lo estima conveniente.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.


Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 4 Septiembre 2009

wendys.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Wendy’s International, Inc. c. Elefante Digital, S.C.
Caso No. DMX2009-0008

1. Las Partes

El Promovente es Wendy’s International, Inc., con domicilio en Ohio, Estados Unidos de América, representada por Bufete Soní, S.C., Distrito Federal, México.

El Titular es Elefante Digital S.C., con domicilio en México, Distrito Federal, representada por Alejandro Borrego Hinojosa González, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <wendys.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2009. El 11 de junio de 2009, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio. El 11 de junio de 2009, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular aparece como registrante del nombre de dominio en disputa en la base de datos WhoIs y proporcionando a su vez los datos de localización completos del Titular, así como aquellos del contacto administrativo, técnico y de facturación. A instancia del Centro, el Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 18 de junio de 2009 a efecto de incorporar las direcciones electrónica y postal tanto del Titular como del contacto técnico, administrativo y de facturación que fueron reveladas por el Registrador.

El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya dio comienzo el 25 de junio de 2009 para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artículo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de julio de 2009. La Contestación a la Solicitud fue presentada al Centro el 15 de julio de 2009.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 24 de julio de 2009 previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

No existe controversia respecto a que el idioma aplicable a este procedimiento y su correspondiente Decisión sea el español.

En términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y previa confirmación de que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa para exponer su caso, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 3 de agosto de 2009, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la resolución.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense fundada hace más de treinta años que opera una cadena internacional de restaurantes de comida rápida a través de un sistema de franquicias con presencia en Estados Unidos y Canadá principalmente, y en menor escala en más de una decena de países incluido México.

Para distinguir sus alimentos preparados, entre ellos las tradicionales hamburguesas con carne en forma cuadrada que ofrece en su red de establecimientos, el Promovente tiene registrada la marca WENDY’S en más de noventa países. En México el Promovente cuenta actualmente con cerca de una veintena de restaurantes y es titular de nueve registros vigentes sobre la marca WENDY’S que se encuentra registrada desde 1983, según se acredita con copias certificadas de los títulos de registro y renovación respectivos.

El Promovente mantiene desde 1995 un Portal de Internet bajo <wendys.com> donde provee información sobre la compañía y los alimentos que ofrece al público.

Por su parte, el Titular se constituyó en 2006 estableciendo dentro de su objeto social la prestación de servicios profesionales en materia de informática, sistemas de cómputo, diseño gráfico e industrial y publicidad, incluyendo el diseño de páginas de Internet, presentaciones interactivas, aplicaciones para Internet y servicios de hospedaje de sitios Web y publicidad.

El nombre de dominio en controversia fue registrado por el Titular el 2 de abril de 2008 y desde entonces el sitio Web respectivo estuvo inactivo, incluyendo simplemente las leyendas “[bytecube]… PROXIMAMENTE… si le interesa comprar este dominio envíe un correo a dominios@bytecube.com” como se da cuenta en la fe de hechos notarial de fecha 28 de mayo de 2009 que ofrece como prueba el Promovente. Sin embargo, en la fecha que se dicta la presente Decisión, el Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto permanece inutilizado aunque ahora muestra un logotipo junto a la denominación WENDYS, así como dos campos bajo los rubros nombre de usuario y contraseña.

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de su marca registrada WENDY’S al haber registrado el nombre de dominio en controversia para ofrecerlo en venta al público en general, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio objeto de la Solicitud es idéntico y reproduce el elemento principal de las marcas WENDY’S sin consentimiento del Promovente;

(ii) Es bien sabido que la adición de los sufijos “.com.mx” no evita encontrar similitudes en grado de confusión entre un nombre de dominio y una marca;

(iii) Como es de estudiado derecho, el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo en ese nombre;

(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos para usar la marca WENDY’S en los Estados Unidos de América, México o en cualquier otro país;

(v) El Titular no utiliza comercialmente el término WENDY’S con oferta alguna de buena fe respecto de bienes y servicios;

(vi) El Promovente no conoce evidencia alguna para establecer que el Titular es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial, por el nombre de dominio registrado;

(vii) En consecuencia debe concluirse que el Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca WENDY’S en el nombre de domino materia de este procedimiento;

(viii) El Titular tampoco está haciendo un uso razonable o no comercial legítimo del nombre de dominio ya que no ofrece ningún producto o servicio a través del mismo sino más bien retiene pasivamente el nombre de dominio esperando obtener dinero por la venta del mismo o simplemente de manera tal que el propio Promovente no pueda hacer uso del nombre de dominio, afectando con ello seriamente sus intereses;

(ix) Los hechos anteriores llevan a la abrumadora presunción de que el Titular no tiene interés legítimo en y para el nombre de dominio y de esta manera se arroja la carga probatoria al Titular;

(x) En la especie se actualiza claramente la hipótesis de mala fe que establece la Política en el párrafo (1)(b)(i) toda vez que el propósito principal del Titular al registrar el nombre de dominio fue con el propósito de transferirlo con fines de lucro;

(xi) El Titular registró el nombre de dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de las marcas del Promovente, toda vez que este último tiene muchos registros de la marca WENDY’S en México y a nivel mundial desde hace más de 24 años, los cuales aparecen constantemente en televisión, revistas y folletos de circulación nacional;

(xii) En aplicación del caso Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, la retención pasiva del nombre de dominio por el Titular, ausente de evidencia de uso de buena fe actual del mismo, es prueba tajante de registro y uso de mala fe.

B. Titular

Las aseveraciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El representante del Promovente no cuenta con facultades expresas para haber promovido el presente procedimiento administrativo ante el Centro ni se comprueba fehacientemente que la persona que firmó la Solicitud sea la misma que figura en la Carta Poder exhibida para acreditar la personalidad con que se ostenta el representante del Promovente;

(ii) El Titular registró el nombre de dominio debido a que se encontraba disponible y ha venido usándolo de manera legítima desde entonces, haciendo cambios a dicho nombre de dominio, desarrollando su marca y logotipo propios para diferenciar su actividad;

(iii) Actualmente el nombre de dominio en disputa está destinado al desarrollo y uso de una agenda en línea que tiene las capacidades de llevar la agenda orientada a proyectos de manera móvil;

(iv) Debido a que el diseño del programa se encuentra aún en etapa de desarrollo y corrección de errores de programación, la página del nombre de dominio no estaba funcionando al momento de la presentación de la Solicitud;

(v) El Titular desconocía que la marca WENDY’S se encontraba registrada en México ya que la misma no es una marca notoriamente conocida en México, así como porque no existe ningún establecimiento que use dicha marca a nivel nacional;

(vi) La supuesta marca del Promovente es un nombre femenino genérico y que para efectos de dominio no puede ser considerado propiedad exclusiva de aquél, máxime que dicho nombre admite varios usos y propósitos no marcarios;

(vii) El nombre de dominio en disputa es tan genérico que una búsqueda de “Wendy” en Google arroja más de 48,300,000 recursos de Internet con dicha referencia y hasta páginas como “www.wendy.com” que no tienen relación alguna con el Promovente y más de 875,000 sitios para el caso de “wendys”;

(viii) El Promovente no acreditó que su marca sea notoriamente conocida en México como afirma pues no presentó prueba o evidencia alguna de la que se pudiera concluir que la misma ha alcanzado el estatus de notoria en México;

(ix) El Titular cuenta con una marca distintiva de su software derivado del simple uso de este último a pesar de que no se haya obtenido todavía un registro marcario;

(x) Atento a lo dispuesto por el párrafo 4(c) de la Política, el Titular ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en relación con una oferta de buena fe de productos antes de haber sido notificado de la Solicitud;

(xi) El Titular nunca ha tenido la intención de desviar a los consumidores o empañar el buen nombre de la marca del Promovente ya que el mercado del Titular es completamente distinto y sin sinergia alguna con aquél en el que participa el Promovente;

(xii) No es posible imputar mala fe al Titular toda vez que este último desconoce si hay establecimientos del Promovente en este territorio y por lo tanto es imposible presumir que el Titular tuviese conocimiento de la marca del Prmovente;

(xiii) El Promovente nunca estableció contacto con el Titular para intentar adquirir el nombre de dominio en conflicto, razón por la cual no puede argumentar que el propósito de la posesión del nombre de dominio es sólo la venta o lucro del mismo;

(xiv) Si bien la página invitaba a todo aquél interesado en comprar el nombre de dominio a enviar un correo electrónico a la dirección proporcionada, ello no permite concluir que el nombre de dominio se encontrara “fundamentalmente” en venta ya que no había una oferta pública o un precio del mismo;

(xv) El Promovente no pudo demostrar la existencia de publicidad en México respecto de la marca WENDY’S para tener por acreditado un conocimiento actual o sustancial de la misma por parte del Titular.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Representación del Promovente

En vista de las objeciones que hace valer el Titular respecto de la falta de facultades expresas en la Carta Poder que exhibe el representante del Promovente para acreditar su personalidad, baste señalar que la representación en el procedimiento administrativo regulado por la LDRP se presume de buena fe en favor de aquél que promueve en nombre de otro al que pretende evitar que se le sigan afectando sus derechos e intereses económicos. Ver Expedia, Inc. v. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem, Caso OMPI No. DMX2007-0013 (los Grupos de Expertos normalmente reconocen la personalidad del Promovente o su representante de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, tomando en consideración que: i) el agente exhibe los títulos de registro de marca, entre otras documentales públicas y/o privadas atinentes al Promovente, al tiempo de aducir argumentos a favor de este último; ii) el agente gestiona la transferencia del nombre de dominio en cuestión no en su propio beneficio sino el del Promovente y iii) al pretender evitar o detener un daño al Promovente y su marca, el agente está obrando como un legítimo gestor de negocios ajenos, cuya intervención no está vedada por la Política o el Reglamento).

Es de advertirse que las circunstancias arriba apuntadas se surten plenamente en el caso que nos ocupa, lo que es suficiente para tener por acreditada la legitimación procesal del apoderado del Promovente para efectos de este procedimiento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que para el caso de una reclamación UDRP fundada en una marca, el estudio del elemento de confusión se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).

En consecuencia devienen infundados los argumentos del Titular en relación con el origen y genericidad de la marca del Promovente para efectos del análisis del primer requisito de la Política.

Así las cosas, de una comparación literal entre <wendys.com.mx> y la marca registrada WENDY’S, se desprende que los signos en estudio son no sólo confundibles sino materialmente idénticos.

La falta de apóstrofo en el nombre de dominio no desvirtúa la conclusión que antecede debido a que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de incluir tal signo ortográfico. Ver Stella D’oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc., Caso OMPI No. D2000-0012 (concluyendo que el nombre de dominio <stelladoro.com> era “virtualmente” idéntico a la marca STELLA D’ORO).

En el mismo sentido se ha pronunciado un sinnúmero de Grupos de Expertos al reiterar que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De las afirmaciones del Promovente en este apartado se infiere que el Titular no es licenciatario de la marca WENDY’S ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicha denominación. Se asegura también que el Titular no hace un uso legítimo del nombre de dominio objeto de este procedimiento, así como que el primero no es conocido en círculo comercial o entorno alguno con el nombre de dominio en cuestión.

Lo anterior es suficiente para arrojar la carga de la prueba al Titular, quien a su vez alega tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio derivado del uso no marcario que admite la denominación WENDY’S, que deriva de un nombre femenino genérico.

El Experto rechaza la pretensión de equiparar el término genérico incluido en <container.com> sobre el que versó la resolución administrativa de la Oficina de Marcas de Estados Unidos que invoca el Titular, con una marca como WENDY’S que goza de amplio reconocimiento a nivel internacional al asociarse automáticamente por el consumidor a los restaurantes de hamburguesas del Promovente, como resultado del uso continuo e ininterrumpido y la extensa difusión que este último ha venido haciendo de su marca en Norteamérica principalmente y en menor medida en otros países como México durante casi 20 años. De tal suerte que no puede decirse que la marca del Promovente sea débil o que el nombre de dominio registrado por el Titular no tenga una connotación esencialmente marcaria. Ver Do The Hustle LLP v. Tropic Web, Caso OMPI No. D2000-0624 (donde el experto negó la solicitud de transferencia de <polleyesters.com> al considerar que las marcas POLLY ESTHER’S y POLLY ESTHERS del Promovente eran débiles y que el Titular había registrado un término genérico en lugar de una marca “obvia” de productos o servicios).

Por otra parte, el Titular basa su defensa en un programa de cómputo denominado “Wendys” que según su propio dicho se encuentra en fase de desarrollo y cuya aplicación se refiere a una agenda en línea para dispositivos móviles. El Titular alega tener derechos de marca derivados del uso de la denominación Wendys en relación con su programa de cómputo. Para acreditar la existencia de la marca y el software que refiere, el Titular exhibe una impresión en papel común y corriente en el que aparece un logotipo circular acompañado del nombre Wendys escrito en letras mayúsculas, así como tres impresiones ordinarias en las que figura un recuadro a manera de ventana, donde se refiere un sistema para control de proyectos en línea denominado Wendys, con los siguientes rubros del lado derecho: contactos, proyectos, tareas pendientes, notificaciones y soporte en línea. Asimismo aparecen tres columnas: empresas, proyecto y fecha de última modificación.

El Experto juzga insatisfactoria la evidencia documental presentada para demostrar la existencia de la aplicación informática a que se refiere el Titular bajo el nombre Wendys. Ello ante la falta de un documento público como el certificado de registro de obra expedido por el Registro Público del Derecho de Autor que hubiera sido idóneo para acreditar la materialidad y título del programa de cómputo en cuestión. El Titular pudo también haber exhibido una copia del programa de cómputo que refiere a efecto de permitir corroborar a este Experto su existencia y funcionalidad. Asimismo, el Titular omitió proporcionar información relativa al autor o autores del software en cuestión, el código fuente en que está escrito, sus aplicaciones concretas, el entorno y programas con los que es compatible y demás especificaciones técnicas. A mayor abundamiento se hace notar que el Titular no dio ninguna explicación sobre la elección del nombre Wendys y su relación con una agenda en línea que sirve para dar seguimiento a proyectos, lo que hubiera abonado a la credibilidad y legitimidad de la defensa del Titular. Por último, el Experto rechaza que el Titular tenga derechos de marca sobre el término Wendys derivados del uso del programa de cómputo a que se refiere el Titular ya que como este último admite, dicho programa se encuentra en fase experimental y por lo tanto nunca ha sido usado en el comercio.

Sin perjuicio de lo anterior, el Titular no logró comprobar que antes de recibir cualquier aviso de la controversia hubiese utilizado el nombre de dominio <wendys.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios como lo exige el artículo 1.c.i de la Política ya que según demuestra la fe de hechos notarial que exhibe el Promovente, el sitio Web del Titular no hacía alusión a ningún software ni a su próxima aparición sino que únicamente servía para ofrecer en venta el nombre de dominio en conflicto.

En consecuencia, el Experto concluye que no se actualiza en beneficio del Titular ninguna hipótesis que justifique derechos o intereses legítimos de su parte en el nombre de dominio en disputa al tenor de la Política.

De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Titular niega haber tenido conocimiento de la marca WENDY’S al considerar que esta última no es una marca notoriamente conocida en México.

Al respecto es preciso señalar que la Política no exige que una marca que sirva de base a la Solicitud deba ser famosa o notoria sino únicamente que dicha marca se encuentre registrada.

Las pruebas ofrecidas por el Promovente demuestran que la marca WENDY’S se encuentra registrada en México desde 1983, por lo que el Titular pudo y debió haber sabido de la existencia de la marca del Promovente y la oponibilidad erga omnes del registro marcario correspondiente.

Por otra parte, el Titular rechaza haber registrado el nombre de dominio de mala fe ya que asegura la oferta en venta que hacía del nombre de dominio en el Portal de Internet no era perfecta al carecer de la indicación del precio de venta. De aceptarse esta proposición, sería muy sencillo para cualquier Titular evadir la aplicación del artículo 1.b.i. de la Política al ofrecer en venta un nombre de dominio esperando que sea el Promovente quien ofrezca una cantidad que colme las expectativas económicas del Titular.

Cabe apuntar que el derecho mexicano no establece los requisitos mínimos que debe reunir una oferta de venta en sí misma para tenerse por válidamente hecha sino solo los elementos esenciales de un contrato de compraventa. De cualquier manera, para los fines de la hipótesis en cita de la Política lo que interesa es determinar si existen indicios suficientes que acrediten, aún presuntivamente, que el Titular registró el nombre de dominio con el fin primordial de venderlo por un costo que supera aquél de su registro y mantenimiento.

En opinión del Experto, los siguientes hechos acreditados en el expediente o inferidos del mismo constituyen indicios de la mala fe del Titular en el registro y uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud:

(i) El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa ha permanecido inactivo desde su registro;

(ii) En dicho sitio Web expresamente se ofrecía públicamente en venta el nombre de dominio en pugna, invitando al efecto expresiones de interés por parte de cualquier interesado en comprarlo;

(iii) Una vez notificado del procedimiento administrativo incoado en su contra, el Titular modificó su Portal de Internet para incluir un logotipo con la denominación WENDYS, así como una ventana de un recurso aparentemente restringido a usuarios registrados;

(iv) El registro de la marca del Promovente en México desde 1983 y su explotación comercial en territorio mexicano hasta la fecha;

(v) El amplio reconocimiento de que goza la marca WENDY’S en Estados Unidos y Canadá, que son vecinos y/o socios comerciales de México;

(vi) La presencia y difusión de la marca del Promovente en Internet a través del sitio <wendys.com>.

El cúmulo de estas circunstancias producen convicción en el Experto respecto de la finalidad lucrativa que animó en todo momento al Titular para registrar y detentar pasivamente por más de un año el nombre de dominio en disputa con el propósito de venderlo al mejor postor por un precio superior al costo de su registro, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b.i de la Política.

En estas condiciones se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <wendys.com.mx> sea transferido al Promovente.


Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 10 de agosto de 2009

geeksquad.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Best Buy Enterprise Services, Inc. v. MPSNet Dominios
Caso No. DMX2009-0007

1. Las Partes

La Promovente es Best Buy Enterprise Services, Inc., con domicilio en Minnesota, Estados Unidos de América, debidamente representada.

El Titular es MPSNet Dominios, con domicilio en México, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <geeksquad.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de abril de 2009. El 6 de abril de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de abril de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 17 de abril de 2009. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada si cumplían los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de mayo de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de mayo de 2009.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y que ninguno de ellos fueron cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

a. La Promovente es una empresa, constituida de acuerdo con las leyes de Norteamérica, en 1966 y dedicada a la venta de productos electrónicos, con presencia en los Estados Unidos de América, Canadá, República Popular de China, México y Turquía. Bajo la marca GEEKSQUAD ofrece servicios destinados a solucionar problemas tecnológicos, incluyendo servicios de instalación, diagnóstico y reparación de computadoras, juegos electrónicos, instalación de equipos de audio, GPS en automóviles, entre otros.

b. Es titular de la marca GEEKSQUAD, registrada en México y en los Estados Unidos de América.

En México, bajo los siguientes números:

– 870333 GEEKSQUAD y diseño en la clase internacional 9, que protege computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber, computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (laptop), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras, periféricos de computadora y sus accesorios, productos electrónicos para el consumidor, a saber equipo de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, solicitada el 3 de enero de 2005 y otorgada el 25 de febrero de 2005.

La clase 9 internacional protege: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.

– 871764 GEEK SQUAD y diseño en la clase 37 internacional, que protege instalación de computadoras y servicios de reparación de las mismas.

– 1052519 GEEK QUAD en clase 9 internacional, que protege computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber: computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (laptop), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras, periféricos de computadora y sus accesorios, productos electrónicos para el consumidor, a saber, equipo de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, solicitada el 3 de enero de 2005 y otorgada el 9 de marzo de 2005, solicitada el 10 de julio de 2008 y otorgada el 31 de julio de 2008.

– 1052520 GEEK SQUAD en la clase 37 que protege instalación de computadoras y servicios de reparación de las mismas, servicios de instalación y reparación de teatro en casa (home theater) y electrónicos para automóviles, solicitada el 10 de julio de 2008 y otorgada el 31 de julio de 2008.

La clase 37 internacional protege: construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

Así también, es titular en los Estados Unidos de América de los siguientes registros de marca:

– 1943643 GEEK SQUAD y diseño en clase internacional 37, que protege instalación y reparación de computadoras, solicitada el 30 de junio de 1994 y otorgada el 26 de diciembre de 1995.

– 2023380 GEEK SQUAD y diseño en clase internacional 25, que protege ropa, principalmente camisetas, solicitada el 7 de septiembre de 1995 y otorgada el 17 de diciembre de 1996.

– 2744658 GEEK SQUAD en clase 42 internacional que protege instalación y reparación de computadoras, solicitada el 29 de abril de 2002 y otorgada el 29 de julio de 2003.

– 2834408 GEEK SQUAD 24 HOUR COMPUTER SUPPORT TASK FORCE, en clase 37 internacional, que protege servicios de instalación y reparación de computadoras, solicitada el 27 de noviembre de 2002 y otorgada el 20 de abril de 2004.

– 3065904 GEEK SQUAD y diseño, en clase 9 internacional, que protege computadoras, periféricos y accesorios, a saber, cables y conectores, reguladores de corriente, transformadores de corriente universal y unidades de disco, solicitada el 17 de marzo de 2005 y otorgada el 7 de marzo de 2006.

– 3462060 GEEK SQUAD y diseño, en clase 37 internacional, que protege instalación y reparación de home theater y electrónicos para autos, solicitada el 30 de noviembre de 2007 y otorgada el 8 de julio de 2008.

– 3457884 GEEK SQUAD en clase 37 internacional, que protege instalación y reparación de home theater y electrónicos para autos, solicitada el 30 de noviembre de 2007 y otorgada el 1 de julio de 2008.

c. Es titular de los nombres dominio: <geeksquad.com>, desde el 18 de agosto de 1995; <geeksquad.net>, desde el 1ºde agosto de 2002; <geeksquad.tv>, desde el 13 de mayo de 2008 y <geeksquad.cc>, desde el 24 de mayo de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

a. Es una empresa líder a nivel mundial, en el ramo de la venta de productos electrónicos, con más de 1,150 tiendas y presencia en los Estados Unidos de América, Canadá, China, México y Turquía.

b. Que por las actividades que realiza, y los múltiples registros de marca con los que cuenta, la marca registrada GEEKSQUAD goza de gran prestigio y se ha dado a conocer en diversos países del mundo, incluyendo México.

c. Que hasta el 11 de mayo de 2006, la página vinculada con el nombre de dominio <geeksquad.com.mx> es redireccionada a la página de Internet “www.imstores.com/cadeexpress” y posteriormente a la página “www.cadeshop.com.mx”, en la que se ofrecen productos electrónicos similares a los ofrecidos por la Promovente a través de la marca GEEKSQUAD. Esto, señala que sucede al tratar de ingresar a la página “www.geeksquad.com.mx”.

d. A su juicio, considera que MPSNet Dominios ha registrado y usa de mala fe el dominio <geeksquad.com.mx> con la intención de impedir a su mandante, refleje en el nombre dominio, sus marcas registradas, aprovechándose con ello del buen nombre y fama de la marca GEEKSQUAD en la prestación de servicios y en la venta de productos coincidentes con los de ella.

e. Que el nombre dominio <geeksquad.com.mx> es idéntico a la marca de su propiedad GEEKSQUAD.

f. Que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <geeksquad.com.mx>, además de que de la búsqueda por titular realizada el 27 de agosto de 2008, en las bases de datos, ni el Titular, ni el contacto técnico administrativo son titulares de ningún registro de marca, aviso comercial, reserva de derechos para dicha denominación, ni es conocido en el ámbito de las televisoras de educación y cultura ni en Internet.

g. Que con fecha 8 de diciembre de 2008, envió una carta dirigida al Sr. Braverman en su calidad de contacto administrativo, técnico y de pago del Titular, solicitando la cancelación voluntaria del registro de nombre dominio, la cual nunca fue contestada.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

C. Personalidad del Promovente

Analizado el poder conferido por Best Buy Enterprise Services, Inc., que otorga a quien actúa como su representante en el presente procedimiento, permite decidir al Experto que el poder se encuentra debidamente otorgado por la empresa Promovente, sin que esto sea un requerimiento solicitado por la Política o el Reglamento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 15 y 19 del Reglamento, el Experto debe emitir la decisión sobre la base de:

– Únicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Grupo de Expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes.

– Lo previsto en la Política y el Reglamento.

– De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Alega el Promovente que el nombre dominio <geeksquad.com.mx>, registrado por el Titular es idéntico a la marca registrada sobre la cual alega tener derechos.

De un análisis comparativo, entre la marca del Promovente GEEKSQUAD y el nombre dominio en disputa, resulta clara la identidad entre las denominaciones en cuestión, por tratarse de una denominación idéntica, y por ende, existe una identidad fonética, visual e ideológica. Cabe señalar que los registros de marca otorgados en México, propiedad del Promovente están compuestos por la denominación “geeksquad” y el diseño consistente en un círculo dentro del que la palabra “geek” se encuentra sobre la palabra “squad”, la primera sobre un fondo blanco y la segunda sobre un fondo negro; sin embargo, tomando en cuenta las presentes circunstancias, esto no afecta la identidad entre el nombre dominio en conflicto y las marcas del Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

En lo que se refiere a la legitimidad respecto del nombre de dominio en disputa, que pudiere corresponderle al Titular, el Experto observa que:

El Titular no dio contestación a la Solicitud, por lo que con apoyo en la Política y el Reglamento, se deben tener por aceptados los hechos razonables documentados narrados en la Solicitud.

En este sentido el Promovente ha presentado un caso prima facie, el cual a falta de contestación del Titular no ha sido controvertido.

Respecto a los derechos o intereses legítimos del Promovente, sobre el reclamo del nombre de dominio en disputa, el Experto observa que:

1. El Promovente es titular de diversos registros de la marca GEEKSQUAD o GEEKSQUAD y diseño, en México y los Estados Unidos, pero resultan aplicables al caso los registros 871764 GEEKSQUAD y diseño, solicitado el 3 de enero de 2005 y expedido el 9 de marzo de 2005 que distingue instalación de computadoras y servicios de reparación en las mismas, en la clase 37 internacional; así como el registro 870333 GEEKSQUAD y diseño, solicitado el 3 de enero de 2005 y otorgado el 5 de febrero del mismo año, y que distingue computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber, computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (lap tops), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras; periféricos de computadora y sus accesorios; productos electrónicos para el consumidor, a saber: equipos de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, en la clase 9 internacional.

2. De las constancias del expediente se aprecia que ambos se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, y su fecha de presentación 3 de enero de 2005, incluso la de otorgamiento de ambos registros son anteriores a la fecha de creación del nombre dominio en disputa <geeksquad.com.mx>, que es 11 de mayo de 2006.

3. Asimismo, de lo manifestado por el Promovente, el nombre de dominio en disputa <geeksquad.com.mx> se registró con el fin de atraer usuarios al vínculo “www.imstores.com/cadeexpress,” y a la página “cadeshop.com.mx”, en la que se ofrecen: accesorios, almacenamiento (dispositivos y medios), audio/video, capacitación, computadoras, etc., los cuales resultan ser similares a los servicios protegidos por los registros 871764 GEEKSQUAD y diseño; y 870333 GEEKSQUAD y diseño.

4. De lo anterior se acredita, que el Promovente registró con anterioridad la marca en cuestión, y no fue sino después de más de un año, en que el Titular solicitó el registro del nombre dominio en disputa, y las actividades o servicios que ofrece a través del nombre de dominio <cadeshop.com> son similares a los servicios protegidos por la marca del Promovente, lo que puede inducir a error o confusión al público consumidor, haciéndole creer que existe una relación o asociación entre ambos, pero fundamentalmente le impide al Promovente acceder al nombre de dominio consistente en su marca.

5. No pasa desapercibido para este Experto, que la fecha de expiración del nombre dominio en disputa <geeksquad.com.mx> es del 10 de mayo de 2009 y al tratar de accesar a las páginas “www.imstore.com/cadeexpress”, y “www.cadeshop.com.mx”, como lo señala el Promovente, no aparece vinculación o asociación con el nombre dominio en disputa, y al tratar de accesarlo, aparece la siguiente leyenda:

“Web Server’s Default Page

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You can do the following:

Create domains and set up Web hosting using Parallels Plesk Panel.

For more information please contact Administrator.”

De lo anterior, se concluye que el Titular carece de intereses legítimos o derechos respecto al nombre dominio en disputa en los términos de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, puesto que lo hizo un año y medio después del otorgamiento de las marcas GEEKSQUAD y diseño, por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, sin perjuicio de la difusión y conocimiento de las actividades del Promovente con este signo en diversos países, y de los cuales el Promovente muy seguramente tenía conocimiento, como se puede comprobar por el contenido de las páginas web a las que redirecciona el nombre de dominio en disputa.

Sin ser necesario el análisis, el Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que como se estudió anteriormente el Titular carecía de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Aun más, el Experto hace notar que el término “geeksquad” carece de algún significado común en el idioma español, por lo que cabría pensar que el Titular lo registró y usó como nombre de dominio, con el Promovente y su marca en mente.

A su vez cabe destacar que el Titular no contestó a la comunicación del Titular de fecha 8 de diciembre de 2008, ni subsecuentemente a la Notificación de la Solicitud del presente procedimiento.

Por lo tanto, el Experto considera que se ha cumplido con el tercero de los elementos de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto, ordena que el nombre de dominio, <geeksquad.com.mx> sea transferido al Promovente.


Martin Michaus Romero
Experto Único

Fecha: 4 de junio de 2009

nissanmexicana.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Nissan Mexicana S.A. De C.V. v. Leonor Méndez Martínez
Caso No. DMX2009-0004

1. Las Partes

El Promovente es Nissan Mexicana S.A. De C.V. con domicilio en México, D.F., México representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

El Titular es Leonor Méndez Martínez, con domicilio en México, D.F., México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de marzo de 2009. El 12 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de marzo NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud había sido enviada en un modelo desactualizado, el Promovente presentó una modificación a la misma el 18 de marzo de 2009 por vía electrónica e impresa por vía courier. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”(la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

El 25 de marzo de 2009 el Promovente hizo llegar al Centro copia de un comunicado recibido por éste del Titular, ofreciendo ceder el nombre de dominio en disputa a cambio de un pago por la suma equivalente al costo del procedimiento.

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de abril de 2009.

El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de abril de 2009.

El 15 de abril de 2009 el Centro notificó a las partes que el Titular se comunicó con el Centro, remitiendo copia de dicho mensaje de correo electrónico e informando de la posible suspensión del procedimiento, de recibirse la correspondiente solicitud firmada antes del 16 de abril de 2009.

El 16 de abril de 2009 el Promovente presentó ante el Centro una solicitud de suspensión del procedimiento por el término de 15 días, con base en el hecho de que el Titular ofreció ceder el nombre de dominio al Promovente.

El 17 de mayo de 2009 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento hasta el 2 de mayo de 2009.

Por medio de comunicados fechados entre el 17 de abril y el 20 de abril de 2009 entre el Promovente y NIC-México, el Promovente informó a NIC-México los datos de Registrante, Contacto Administrativo, Contacto Técnico y Contacto de Pago, para que el nombre de dominio fuera transferido al Promovente.

El 21 de abril de 2009, NIC-México solicitó al Titular su autorización para transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente, conforme a los datos proporcionados por éste último.

El 30 de abril de 2009 el Promovente, sin haber dado contestación al comunicado enviado a éste por NIC-México, referente a la autorización para transferir el nombre de dominio, hizo llegar al Centro un comunicado, vía correo electrónico, del que se desprende que el Titular no contactó de vuelta al Centro, a NIC-México ni al Promovente en relación con el ofrecimiento de ceder el nombre de dominio en disputa y que la solicitud de suspensión con base en ello fue simplemente un medio para demorar el procedimiento.

El 1 de mayo de 2009 el Titular envió al Centro, vía correo electrónico, un comunicado solicitando se mantuviera el procedimiento en suspenso.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

El Promovente es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes de México, desde fecha 11 de septiembre de 1961, bajo la denominación Nissan Mexicana, S.A. de C.V.

El Promovente es titular en México de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusión periódica vía red de cómputo para “www.nissan.com.mx”, concedida bajo el No. 04-2005-081211482900-203 de fecha 12 de agosto de 2005, así como otras que incluyen la palabra “Nissan”.

La marca NISSAN es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, que tiene un gran nivel de difusión en México.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 27 de marzo de 2007, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Afirma el Promovente:

1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.1 del Reglamento, el Promovente hace valer que la sociedad Nissan Mexicana, S.A. de C.V., (“Nissan”) es titular de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para Difusión Periódica vía Red de Cómputo, lo cual acredita con copia del certificado correspondiente emitido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México, para “www.nissan.com.mx”, concedida el 12 de agosto de 2005, bajo el número 04-2005-081211482900-203, respecto de la cual el nombre de dominio en disputa <www.nissanmexicana.com.mx> resulta similar.

El Promovente hace valer también el hecho de que la denominación bajo la cual se encuentra constituida la sociedad es precisamente Nissan Mexicana, S.A. de C.V., correspondiente en identidad al nombre de dominio en disputa.

Finalmente, el Promovente hace referencia a la fama con que cuenta la marca NISSAN, tanto en México como en el resto del mundo.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2 del Reglamento, El Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:

(a) El Promovente afirma que no existen pruebas de que el Titular del nombre de dominio en disputa haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, lo cual acredita con una impresión del contenido desplegado por el nombre de dominio en disputa, del cual se desprende que, inclusive, el sitio web muestra enlaces automatizados, algunos con vínculos a materiales pornográficos para adultos.

(b) El Promovente afirma que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, lo cual soporta argumentando que ha realizado búsquedas en Internet, a través de diversos motores, sin encontrar referencia alguna al nombre del Titular aunado al nombre de dominio en disputa <www.nissanmexicana.com.mx>.

(c) El Promovente argumenta que el Titular no tiene la marca NISSANMEXICANA registrada a su nombre, ni es liceniatario de su titular, en todo caso.

(d) Continúa el Promovente con el argumento de que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa <nissanmexicana.com.mx>. A este efecto, el Promovente hace referencia a la Doctrina del Mantenimiento Pasivo de dominios, haciendo valer el hecho de que el contenido del sitio bajo el nombre de dominio en disputa no constituye un uso legítimo del mismo y que los contenidos de éste únicamente causan desprestigio al Promovente.

3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3 del Reglamento, el Promovente hace valer sus argumentos respecto de que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, haciendo referencia al hecho de que el Titular no utiliza el nombre de dominio en disputa para ningún fin legítimo o lógico y reforzando el mismo con el hecho de que los enlaces contenidos en el sitio bajo el nombre de dominio en disputa contienen material pornográfico que desprestigia la marca NISSAN y a Nissan Mexicana, S.A. de C.V., de lo que claramente se desprende un uso de mala fe del mismo, al utilizar el nombre y fama de NISSAN en México para hacer referencia a sitios pornográficos y de contenidos aleatorios.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestión Previa

Debido a que el Titular no ha presentado una contestación válida a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).

B. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Solicitud contenidos en el párrafo 1.a. de la Política

Conforme el párrafo 1.a. de la Política el Promovente deberá probar los siguientes elementos:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La posibilidad de que una reserva de derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el párrafo 1.a.i) de la Política. Para mayor referencia respecto de dicha figura y su aplicabilidad, es importante tener en cuenta lo manifestado por el experto en Periódico Excélsior, S.A. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2008-0001.

En el caso específico, la parte Promovente ha utilizado como base directa para su acción una reserva de derechos al uso exclusivo para publicación periódica vía red de cómputo para “www.nissan.com.mx”, y ha exhibido copias de otras reservas de la misma naturaleza, pero con elementos adicionales, tales como “www.nissanaltima.com.mx”, “www.nissanmaxima.com.mx”, entre otras, más no las ha relacionado en la Solicitud. Sin embargo, lo anterior sirve como referencia al hecho de que el Promovente goza de exclusividad y uso extensivo respecto del término “Nissan”, por sí solo o aunado a otras palabras, considerando los argumentos adicionales que se vierten a continuación.

En este caso es importante tener en cuenta la notoriedad de la marca NISSAN en México, y en varios otros países, al ser una de las marcas reconocidas en el sector, aún cuando el Promovente no ha basado el presente caso de manera directa en marcas registradas.

Conforme a lo anterior, aún y cuando no existe identidad total entre el nombre de dominio en disputa y los derechos con los cuales basa su acción el Promovente, si existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y el reconocido nombre del Promovente, en adición al hecho de que se considera que existe similitud al punto de causar confusión, respecto de la reserva de derechos utilizada como base de acción así como de la marca notoria NISSAN, contenidas íntegramente en dicho nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, la denominación “Nissan” está totalmente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa: <nissanmexicana.com.mx>. La adición de palabras tales como “mexicana” no confiere al nombre de dominio en disputa un carácter distintivo con respecto a los derechos con que cuenta el Promovente. (Ver Pullmantur, S.A v. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2008-0012; America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2000-0713; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

El adicionar términos genéricos como la palabra “mexicana” a la reserva de derechos del Promovente y a la marca NISSAN, no dota de distintividad al nombre de dominio, respecto de los derechos con que cuenta el Promovente. Por tanto, el incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a dicha marca.

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) el Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Experto encuentra que el Titular no ha acreditado la existencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio al no presentar una contestación en este procedimiento.

El Promovente ha acreditado que el nombre de dominio fue registrado por el Titular el día 27 de marzo de 2007, hecho que ha sido verificado por el Experto.

Las pruebas contenidas en el expediente demuestran que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx> de manera legítima con anterioridad al inicio de esta controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, contrario a lo anterior, el sitio desplegado al ingresar el nombre de dominio en disputa es un sitio de contenido aleatorio, en el que todos los vínculos contenidos en éste llevan a contenidos para adultos.

No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “nissanmexicana” o ”www.nissanmexicana.com.mx”. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio en disputa, Leonor Méndez Martínez.

Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del Titular, del nombre dominio en disputa, sin intención de desviar usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas del Promovente con ánimo de lucro. Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política.

Por tanto, este Experto concluye que el Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, cumpliendo el Promovente así con el segundo requisito que establece el párrafo 1.c) de la Política.

En función de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el párrafo 1.a.ii) de la Política.

E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

I. Registro

El Promovente ha probado contar con un grupo de derechos que contienen la denominación “Nissan” desde fechas considerablemente anteriores a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx>, el cual comprende la marca NISSAN, así como el principal elemento de la reserva de derechos, esto sin mencionar que a su vez se reproduce en su totalidad la denominación social del Promovente.

Adicionalmente, conforme se desprende de las diferentes constancias que integran el expediente, se encuentran comunicados enviados por el Titular que acreditan aún más la mala fe existente en el registro del nombre de dominio en disputa y en el ánimo de lucro, como lo es el correo electrónico enviado por el Titular al Promovente, ofreciendo ceder el nombre de dominio en disputa a cambio de una cantidad equivalente al costo del procedimiento que nos ocupa, así como su posterior ofrecimiento de cederlo sin costo alguno y el incumplimiento de esto último.

Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de buena fe y por lo tanto concluye que el mismo ha sido registrado de mala fe.

II. Uso

Sin ser necesario el análisis del uso de mala fe, aún así el Experto considera relevante entrar en su estudio.

El Promovente argumenta que su marca NISSAN es una marca notoriamente conocida. Sin embargo, el Promovente no ha proporcionado suficientes pruebas para acreditar su afirmación. En todo caso, el procedimiento administrativo contenido en la Política no requiere de la existencia de una marca notoria, ni por otro lado faculta al Experto para emitir una declaración de notoriedad.

El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx> de buena fe.

El Titular no ha presentado un escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de el Promovente.

Adicionalmente y a la luz del expediente, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se utiliza para desviar el tráfico a través de hipervínculos hacia sitios de Internet de terceros en donde al parecer se encuentran enfocados principalmente al sector automotriz.

Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su párrafo 1.a.iii).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx> sea transferido al Promovente.


Mauricio Jalife Daher
Experto Único

Fecha: 22 de mayo de 2009

lizclaiborne.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Liz Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin
Caso No. DMX2009-0006

1. Las Partes

La Promovente es Liz Claiborne, Inc., con domicilio en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, representada por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.

El Titular es Jung Hyun Shin, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2009. El 23 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de marzo de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 26 de marzo de 2009 proporcionando los datos de contacto del registrante develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Demanda. El Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 27 de marzo de 2009. El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de abril de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de abril de 2009.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en México:

No. de registro

Marca

Clase

Fecha de Concesión

Vigencia

696577 LIZ CLAIBORNE 25 25/Abril/2001 16/Febrero/2011
566274 LIZ CLAIBORNE 25 30/Septiembre/1997 No se acreditó
318977 LIZ CLAIBORNE No se acreditó 5/Noviembre/1986 No se acreditó

El nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx> fue registrado por el Titular el 17 de septiembre de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

Que la controversia en cuestión entra propiamente dentro del ámbito de la LDRP y el grupo de expertos tiene competencia para resolver la misma. Ello, toda vez que el acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio, objeto de la presente Solicitud, incorpora la referida Política.

El nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos (LDRP, artículo 1 a. i.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 1.). Ello, toda vez que los registros marcarios de la Promovente son los siguientes:

Número de registro

Marca

Productos

696577318977

566274

LIZ CLAIBORNELIZ CLAIBORNE

LIZ CLAIBORNE

Ropa para damaCosméticos y perfumería

Abrigos, capas, gabardinas

Asimismo según señala la Promovente, se puede apreciar, de forma evidente que existe identidad entre las marcas registradas por la Promovente y el nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx>.

Igualmente menciona que, en los años 70 la moda neoyorquina tomó otro rumbo con la entrada de Liz Claiborne en el mercado del diseño, ya que dicha persona se convirtió en poco tiempo en la más aclamada diseñadora del momento, gracias a una propuesta que revolucionó el aspecto tradicional del vestir femenino. El testimonio de su fama lo da precisamente el trabajo de calidad que, desde sus inicios, la catapultó como una de las mejores profesionales de la alta costura.

En ese orden de ideas, la Promovente también manifiesta que la marca LIZ CLAIBORNE se fue expandiendo hasta que su línea de diseño fue ganando espacio, no sólo en lo que respecta a la ropa, sino también en el área cosmética. Y que la ropa, negocio con el que se inició la Promovente de manera independiente en 1976, fue un éxito instantáneo, al punto de que ya en 1981, la compañía había ingresado al mercado bursátil, y en 1985 figuró en la lista Fortune 500 de las empresas más exitosas, convirtiéndose en la primera empresa fundada por una mujer, incluida en dicha lista.

En línea con lo anterior, la Promovente señala que hoy día la firma genera, según datos de New York Times, 5.000 millones de dólares al año, pues cuenta con otras firmas afiliadas como Ellen Tracy, Dana Buchman, Juicy Couture y Lucky Brand Jeans con presencia mundial, incluyendo obviamente a México.

El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio (LDRP, artículo 1. a. ii., 1.c.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 2.). Ello, ya que no existen pruebas de que el titular haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa.

En adición a lo antes mencionado, la Promovente hace hincapié en que con fecha 17 de septiembre de 2008 el titular del nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> solicitó el registro del mismo y que a la fecha dicho titular del nombre de dominio en disputa nunca ha hecho uso alguno del nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx>, tal y como se demuestra con el resultado de navegar hacia “www.lizclaiborne.com.mx”. Asimismo, refieren que el sitio correspondiente resuelve a contenido de enlaces automatizados a productos para mujer aleatorios y contiene la leyenda “el dominio <lizclaiborne.com.mx> está en venta”.

Igualmente, a efecto de acreditar la carencia de derechos e intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio en disputa, la Promovente manifiesta que:

(i) El actual titular del nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio.

(ii) Al ingresar el nombre Jung Hyun Shin (titular del nombre de dominio en disputa) en motores de búsqueda, se aprecia que no ha sido conocido como “lizclaiborne”.

(iii) El titular del nombre de dominio en disputa no tiene la marca LIZCLAIBORNE registrada a su nombre ni es licenciatario de dicha marca.

(iv) El titular del nombre de dominio en disputa no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx>. Ello, atendiendo a los criterios de la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine) y al hecho de que en el sitio correspondiente exista contenido de enlaces automatizados a productos para mujer aleatorios y el que contiene la leyenda “el dominio <lizclaiborne.com.mx> está en venta”.

El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe (LDRP, artículo 1. a. iii., 1. b.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 3.).- Lo anterior, toda vez que en el presente caso y de conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no utilizar para ningún fin útil el nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx>, el titular está actuando de mala fe.

Finalmente, la Promovente menciona que es evidente la mala fe del titular del nombre de dominio en disputa, ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a productos para mujer aleatorios utilizando la fama mundial de la marca LIZ CLAIBORNE para atraer tráfico a dichos sitios enlazados y adicionalmente la página contiene la leyenda “el dominio <lizclaiborne.com.mx> está en venta”.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o semejanza en grado de confusión

El nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> es idéntico a la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente. Siguiendo las decisiones de otros expertos respecto a que la eliminación de espacios no es obstáculo para que se considere al nombre de dominio en disputa idéntico a la marca que éste reproduce, este Experto ha encontrado que la eliminación de dicho espacio entre las palabras LIZ y CLAIBORNE en la cadena de caracteres que constituye el mencionado nombre de dominio (en donde es tecnológicamente imposible insertar un espacio como tal) es irrelevante en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión. Por otro lado, el código de país (por sus siglas en inglés: ccTLD) .mx, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> de las marcas LIZ CLAIBORNE, debido a que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios. (Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios, registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular del nombre de dominio en disputa no ha presentado su escrito de contestación conforme a la Política y al Reglamento, motivo por el cual dicho Titular no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, en términos del artículo 1c) de la Política.

De conformidad con las pruebas presentadas por el Promovente, la Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente argumenta que lo que el Titular ha ofertado es el propio nombre de dominio en disputa y que en el sitio correspondiente también existe contenido a enlaces automatizados en los que se comercializan diversos productos para mujeres aprovechándose de la fama mundial de la marca LIZ CLAIBORNE y así atraer tráfico de cibernautas. El Titular no ha desvirtuado esta acusación.

Asimismo, el Titular no ha probado realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa y tampoco ha probado ser conocida comúnmente bajo la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente.

Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Como se ha analizado anteriormente, la Promovente ha argumentado que el Titular ha puesto en venta el nombre de dominio controvertido, y que dicho nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente, misma que tiene reconocimiento y prestigio a nivel mundial.

Ello aunado al hecho de que la Titular ha elegido estacionar dicho nombre de dominio en el sitio <sedo.com>1, tal y como fue corroborado por el Experto, lleva a la conclusión de que el nombre de dominio registrado por la Titular incorpora una marca famosa de la Promovente; y que dicho nombre de dominio fue registrado con el fin de revenderlo por un valor que supera los costos del mismo.

Cabe mencionar que el acreditamiento de este factor es suficiente para cumplir con el tercer requisito de la Política, sin embargo, se procederá a analizar otros factores relevantes.

En otro orden de ideas, el expediente contiene afirmaciones y pruebas de la Promovente, no controvertidas por el Titular, relativas al uso de hipervínculos para desviar el tráfico, a partir del nombre de dominio en disputa, hacia sitios de Internet de terceros en los que se ofertan diversos productos y servicios enfocados al sector femenino, en los que en muchos de los casos los productos ofertados resultan competidores directos de aquellos productos que comercializa la Promovente. Todo ello, permite concluir que el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.

Por todo ello, el Experto estima que la conducta del Titular del nombre de dominio en disputa se traduce en mala fé por lo que hace al registro y uso del mismo, toda vez que se concluye que el Titular oferta el nombre de dominio en disputa con el objetivo de revenderlo a un precio superior al de su propio costo (ver por ejemplo, Parfums Christian Dior v. QTR Corporation, Caso OMPI No. D2000-0023) y que el Titular de manera intencionada atrae con ánimo de lucro a usuarios de Internet (ver, por ejemplo, Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullah, Caso OMPI No. D2000-1406).

Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, y de conformidad con el artículo 1.g de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx> sea transferido al Promovente.


Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único

Fecha: 19 de mayo de 2009


1 Sitio de Internet, según se ha establecido en otros casos de la OMPI, en el que se realiza la práctica de “parking” o “estacionamiento” de nombres de dominio y en virtud del cual dichos nombres de dominio son valuados y ofertados al mejor postor en Internet.

wwe.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
World Wrestling Entertainment, Inc. c. Ki Sung
Caso No. DMX2009-0005

1. Las Partes

El Promovente es World Wrestling Entertainment, Inc., con domicilio en Stamford, Connecticut, Estados Unidos de América, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

El Titular es Ki Sung, con domicilio en Centreville, Virginia, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es <wwe.com.mx>.

El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2009. El 23 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de marzo de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos completos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud del Centro, el 25 de marzo de 2009 el Promovente envió al Centro vía correo electrónico una enmienda a la Solicitud proporcionando los datos detallados de contacto del Titular y del contacto administrativo, técnico y de facturación que habían sido revelados por NIC-México. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”(la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de abril de 2009.

El 3 de abril 2009 el Centro recibió vía correo electrónico un mensaje del Titular. El 6 de abril de 2009 el Centro acusó recibo de dicho mensaje vía correo electrónico al tiempo que indicó al Titular que la fecha para presentar su respuesta vencía el 15 de abril de 2009. El Titular no presentó alguna otra comunicación al Centro. Por consiguiente, el 17 de abril de 2009 el Centro notificó a las partes que procedería al nombramiento del miembro único del Grupo de Expertos. El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de mayo de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad estadounidense que se dedica a la promoción de la lucha libre profesional.

4.2 El Promovente es titular de la marca nominativa WWE la cual tiene registrada en México bajo el N° 762095, bajo el N° 873570 y bajo el N° 875493, todas ellas con fecha de solicitud 14 de junio 2002.

4.3 El nombre de dominio en disputa fue creado el 13 de marzo de 2007.

4.4 El Titular tiene declarado su domicilio en Virginia, Estados Unidos de América.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

– El nombre de dominio objeto de la Solicitud es idéntico a las marcas registradas del Promovente.

– El Promovente es la promoción [sic] de lucha libre profesional más grande en Norteamérica y el mundo, siendo conocido anteriormente como World Wide Wrestling Federation (WWWF) y World Wrestling Federation o WWF. Los luchadores más famosos del mundo han contribuido a darle al Promovente fama incomparable en México y en el mundo.

– El Titular obtuvo el nombre de dominio en disputa el 13 de marzo de 2007, pero desde el 30 de septiembre de 2007 no ha actualizado el sitio que supuestamente se dedica a difundir noticias constantes y actuales relacionadas con el Promovente, y lo más grave es que contiene enlaces automatizados a servicios de “Adult Friend Finder” que tan sólo pretenden utilizar la fama mundial del Promovente para difundir esos servicios.

– El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. Al ingresar el nombre Ki Sung en motores de búsqueda, se aprecia que no ha sido conocido como “wwe”, sin que el Promovente haya encontrado evidencia alguna de la que se desprenda que el actual titular del nombre de dominio en disputa sea conocido como “wwe”.

– El Titular no tiene la marca WWE registrada a su nombre ni es licenciatario.

– El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Resulta contrario a toda lógica que una persona radicada en los Estados Unidos de América gaste en forma inútil su dinero solicitando un nombre de dominio en México que no actualiza desde hace muchos meses.

– No puede existir ningún uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa cuando la página resuelve a contenido tipo noticioso sin actualización desde hace más de un año y sobretodo cuando contiene enlaces automatizados a servicios de “Adult Friend Finder” que tan sólo pretenden utilizar la fama del Promovente mundial para difundir esos servicios. Igualmente existen enlaces a productos como figuras de acción, juegos y videos que también pretenden ser publicitados aprovechando el prestigio mundial del Promovente.

– De conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no actualizar por muchos meses el nombre de dominio en disputa, el Titular está actuando de mala fe.

– Es evidente la mala fe del Titular ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a servicios de “Adult Friend” y productos de videos, juegos y figuras de acción utilizando la fama mundial del Promovente para atraer tráfico a dichos sitios web enlazados. El sitio web pretende engañar al usuario dando una imagen de sitio oficial del Promovente en México, lo anterior deriva entre otras cosas del enlace de “wwe 24/7 online video” que tiene enlaces a la página web oficial “www.wwe.com” hacia contenidos realmente producidos por el Promovente.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 5.B del Reglamento. En su mensaje vía correo electrónico al Centro, el Titular manifestó:

“I registered the domain site <wwe.com.mx> in 2006 to create a WWE forum for users to communicate and exchange WWE thoughts and ideas. This could include fan base support of wrestlers, managers, and critique of wrestling matches. I have been in the process of improving my website in the last few months. However, since I have received notification from wwwcorp.com concerning site advertisement and a video link, I will hold back on these site improvements. I will only provide user forums until WIPO has determined the domain ownership outcome. In the meantime, you can access my current site at http://www.krun.com/wwe At this point, I will wait WIPO’s decision. Please feel free to contact me if you have any questions. Additionally, please have all future correspondence written in English.”

6. Debate y conclusiones

A. Respuesta deficiente

Este Experto debe primero considerar la admisibilidad, como contestación a la Solicitud, del mensaje que por correo electrónico envió el Titular al Centro el 3 de abril de 2009. Lo anterior, dado que dicho mensaje no cumple con todos los requisitos establecidos para el escrito de contestación en el artículo 5.B del Reglamento. Aún más, dicha comunicación fue enviada en inglés y no en el idioma de registro del nombre de dominio en disputa y por ende el idioma del procedimiento. Cabe hacer notar que requisitos similares se establecen para el escrito de solicitud que presenta la parte promovente (Cfr. artículo 3 del Reglamento).

El Centro notificó al Titular la Solicitud e inicio del procedimiento y, de forma expresa, en el escrito de notificación le hizo saber “usted [el titular] deberá someter al promovente y al Centro un escrito de contestación conforme a los requisitos establecidos en el Artículo 5 del Reglamento. Al presentar el escrito de contestación, puede referirse al modelo de contestación y directrices para la presentación del escrito de contestación en (http://arbiter.wipo.int/domains/filing/mx/response-es.doc)… Deberá comunicar al Centro su escrito de contestación con arreglo a lo prescrito en el Artículo 5 del Reglamento y el Párrafo 3 del Reglamento Adicional… el administrador del procedimiento está a su disposición para responder a las preguntas relacionadas con cuestiones como los requisitos de presentación, así como para prestarle asistencia en la correcta comprensión de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, dicho administrador no podrá proporcionarle ningún tipo de asesoramiento jurídico”.

El 6 de abril de 2009 el Centró acusó recibo del mensaje por correo electrónico enviado por el Titular, al tiempo que le reiteró que la fecha establecida para presentar su contestación era el 15 de abril de 2009, solicitándole confirmara si dicho mensaje debía ser considerado como su contestación definitiva y que, a falta de dicha confirmación o ulterior comunicación para la fecha establecida, dicha comunicación se consideraría como su contestación definitiva. El Centro no recibió ninguna otra comunicación del Titular.

Los artículos 5.E y 16.A del Reglamento establecen que si el titular no presenta un escrito de contestación de conformidad con el Reglamento, sin que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud. De la documentación que obra en el expediente no se desprende la existencia de circunstancia excepcional alguna. Este Experto considera que el Titular tuvo una oportunidad justa para exponer su caso conforme a las normas del procedimiento y que no lo hizo, por lo que este Experto desestima como contestación a la Solicitud el mensaje que por correo electrónico el Titular envió al Centro el 3 de abril de 2009 por no cumplir con todos los requisitos marcados en el artículo 5.B del Reglamento1.

De cualquier forma, la comunicación del Titular no ofrece hechos, y menos aún pruebas, que sustenten sus meras afirmaciones que sean distintas a las que se desprenden del contenido del expediente. Así las cosas, de haber considerado su comunicación, no obstante la falta de cumplimiento con las formalidades requeridas por el Reglamento, ésta no habría afectado el sentido de la presente Decisión, como se analizará a continuación.

Ahora bien, de conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación formal por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas2.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada WWE.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca WWE del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i. de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

Ha quedado acreditado que WWE es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México fue solicitado desde el 2002, y que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2007. Cabe además resaltar el hecho que de acuerdo al reporte proporcionado por el Whois de Nic-México, el Titular manifestó un domicilio en los Estados Unidos de América, país donde el Promovente tiene sus oficinas principales.

El Promovente asevera ser la empresa de promoción de lucha libre profesional más grande en Norteamérica y el mundo, incluido México, sin que aporte evidencia alguna que apoye su dicho.

El Promovente asevera que el Titular no posee el registro de la marca WWE ni es licenciatario de la misma, que tampoco ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa y que no encontró evidencia alguna que así lo indique. El Promovente alega que no puede existir uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa cuando la página resuelve a contenido tipo noticioso sin actualización desde hace más de un año, que contiene enlaces automatizados a servicios y productos de terceros que pretenden ser publicitados aprovechando el prestigio mundial del Promovente.

El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido de la página que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa (Anexo 3), en la que se muestran, entre otros: (i) las palabras “World Wrestling Entertainment” que corresponden precisamente a la denominación del Promovente, (ii) una sección en el centro de la página con varios enlaces a otros sitios web de terceros (entre ellos uno que lee “Videos de Lucha Libre” que enlaza al sitio web “www.Mixplay.tv/LuchaLibre”, otro que lee “RedMAX Fixed/Mobile WiMAX” que enlaza al sitio “www.redlinecommunications.com”, y otro que lee “Wwe Action Figures” que enlaza al sitio “www.myLotAnswers.net”) seguidos de las palabras “Anuncios Google”, (iii) un aparente buscador de parejas bajo el encabezado “AdultFriendFinder”, (iv) un encabezado que lee “Encuestas” seguido de la pregunta “Quien ha sido el mejor luchador en toda la historia de la WWE antes WWF?” seguido de varios nombres y más abajo “Votar”, (v) un encabezado que lee “Últimas Noticias” seguido de enlaces relativos a noticias relacionadas aparentemente con el Promovente (como por ejemplo “WWE: Ric Flair habla de planes de retiro” o “WWE: Resultados de RAW 7/23”).

El uso del nombre de dominio en disputa para realizar encuestas relativas a la lucha libre o de difundir noticias relacionadas con el Promovente o la lucha libre pudiera parecer indicativo que el Titular tiene un interés legítimo sobre el mismo3. Sin embargo, el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular no se limita a lo anterior. Los enlaces a sitios web de terceros y el “AdultFriendFinder” permiten presumir que se trata de enlaces patrocinados que le generan un ingreso al Titular. La impresión de dicha página no muestra alguna leyenda o aviso que desligue a dicho sitio del Promovente, a pesar de que sí muestra la denominación del Promovente y su marca WWE. Lo anterior no constituye un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

D. Registro o uso de mala fe

A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe. El Promovente no presenta alegación alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia4.

El Promovente alega que es ilógico que una persona radicada en los Estados Unidos de América, como es el caso del Titular, gaste en forma inútil su dinero solicitando un nombre de dominio en México.

El Promovente manifiesta que de acuerdo a la Doctrina de Mantenimiento Pasivo, se puede apreciar que al no actualizar por muchos meses el nombre de dominio objeto de la Solicitud, el Titular está actuando de mala fe. El Promovente no aporta elementos específicos que soporten su dicho.

El Promovente alega que es evidente la mala fe del Titular ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a servicios de “Adult Friend” y productos de videos, juegos y figuras de acción utilizando la fama mundial del Promovente para atraer tráfico a dichos sitios enlazados. El Promovente asevera que el sitio pretende engañar al usuario dando una imagen de sitio oficial del Promovente en México, lo anterior deriva entre otras cosas del enlace de “wwe 24/7 online video” que tiene enlaces a la página oficial “www.wwe.com” hacia contenidos realmente producidos por el Promovente, sin que el Promovente nos muestre evidencia alguna de tales contenidos5.

Como se estableció líneas arriba, el Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido de la página que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa. Dicho contenido permite presumir que el uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, creando y aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca arriba precisada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe. El hecho de que el portal que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa también ofrezca noticias aparentemente relacionadas con la lucha libre o también sirva de foro para realizar encuestas relacionadas con la lucha libre, no demuestra que ese sea el objeto principal (que no decir único) para el cual se usa el nombre de dominio en disputa y, por tanto, no desacredita la presunción antes establecida6.

Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acreditó el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <wwe.com.mx> sea transferido al Promovente.


Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 14 de mayo del 2009


1 No es este el primer caso en que se presenta una situación similar. En EAuto, Inc. c. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0120, se establece: “The Panel also must determine how to treat Respondent’s March 14, 2000 e-mail. The Panel declines to treat it as a Response because, among other things, the e-mail does not contain the requisite certification that the information contained therein is, “to the best of Respondent’s knowledge, complete and accurate”. En Crédit Industriel et Commercial S.A c. Yu Ming, Caso OMPI No. D2005-0458, se establece: “In this case, the Panel has determined that it will decide this case without reference to the uncertified Response as the person who submitted the Response has not only failed to certify that the information contained in its Response is complete and accurate, but it has also failed to sign the Response”.

2 En Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

3 Respecto a un sitio destinado primordialmente como punto de encuentro para admiradores o fans, diversos grupos de expertos han establecido que cuando menos se debe tratar de sitios activos y no comerciales, y claramente distintivos de cualquier sitio oficial (Cfr. Pregunta 2.5, en WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions).

4 En Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation c. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2007-0018, este Experto manifestó: “corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política”.

5 En Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, se establece: It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith”.

6 En Tia Carrere c. Steven Baxt, Caso OMPI No. D2005-1072 se estableció: “the website attracts Internet users by virtue of Complainant’s name and then uses that name as a vehicle to send users to other commercial sites, either for the benefit of Respondent or others to whom Respondent’s website contains links. If there is such a thing as a true fan site, and this Panel is uncertain of that possibility, such a site would have to be devoted entirely to Complainant and Complainant’s activities. Respondent’s website is otherwise, and this Panel finds that the disputed domain name is being used in bad faith”.